La déchéance de la marque : le revers de l’action en contrefaçon

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Intenter une action en contrefaçon certes, mais encore faut-il pouvoir se préconstituer la preuve d’une exploitation effective de la marque sous peine de déchéance.

S’il appartient au titulaire d’une marque de faire respecter ses droits au moyen d’une action en contrefaçon, le défendeur de son côté agira en nullité de la marque pour échapper à une éventuelle condamnation. L’action en déchéance de la marque pour défaut d’usage sérieux en est un exemple. Ce couperet tombera systématiquement sur le demandeur lorsqu’il ne sera pas en mesure de rapporter la preuve d’une exploitation effective. L’arrêt de la Cour d’Appel de Paris rendu le 31 octobre 2014 illustre ce constat.

Un artiste dessinateur et peintre a déposé en 2003 la marque « BlackBlock » sous plusieurs classes de produits. Puis, il a créé la société BlackBlock dont l’objet fut d’exposer et de commercialiser des produits sous la marque Blackblock. En 2011, le titulaire de la marque s’est aperçu que la société « Le Bon Marché » vendait depuis son site internet un badge musical, accessoire vestimentaire, sous la marque Blackblock. Après avoir intenté une action en contrefaçon à l’encontre de la société Le Bon Marché, le titulaire de la marque a été débouté par le Tribunal de Grande Instance de Paris qui a également prononcé la déchéance de ses droits sur la marque Blackblock par jugement en date du 30 janvier 2014. L’artiste peintre a interjeté appel.

Dans l’arrêt précité, la Cour d’Appel de Paris rappelle que, sur le fondement de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la partie défenderesse dans le cadre d’un procès en contrefaçon peut agir en défense en déchéance de la marque. Dans ce cas, il appartient au demandeur de justifier d’une exploitation effective de sa marque pour l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de la publication de l’enregistrement de la marque.

En l’espèce, l’artiste peintre a fait valoir que la marque Blackblock avait été exploitée par l’intermédiaire de la société Blackblock au travers de laquelle il aurait créé un concept artistique autour de ladite marque. Par ailleurs, une boutique a été créée dans les locaux du palais de Tokyo sous l’enseigne « Blackblock ». Pour rapporter la preuve de cette exploitation, il a produit divers coupures d’articles de presse écrite ou de blogs diffusés sur internet faisant état du lancement d’une ligne de vêtement sous la marque « Blackblock ».

Or, la Cour d’Appel de Paris a constaté que les documents produits étaient pour la plupart non datés, peu lisibles et en tout état de cause ne permettaient pas de prouver que la marque « Blackblock » avait bien été apposée sur les produits vendus. Aucune facture ou bon de commande n’est produit par l’appelant. De plus, l’utilisation de la dénomination « Blackblock » ne l’est qu’à titre d’enseigne et non à titre de marque. A défaut de preuve, la Cour d’Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance en prononçant la déchéance de la marque et en conséquence l’absence d’acte de contrefaçon de la part de la société Le Bon Marché.

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